2013年，我国商标法首次规定了商标侵权惩罚性赔偿条款，开创了知识产权法律适用惩罚性赔偿制度的先河。商标法第六十三条第一款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”该规定具有鼓励权利人维权、遏制恶意侵权、净化市场环境，鼓励公平竞争的强效功能。然而，自该条款实施以来，人民法院却极少适用。

　　一、面临的困境

　　1.该条款规定的某些内容缺乏可操作性

　　首先，该条款对“恶意”的内涵未予明确。司法实践中各地法院对“恶意”内涵的理解尚有分歧，将“故意”和“恶意”的内涵混为一谈。其次，该条款对如何认定 “恶意”未予规定。“恶意”作为侵权人的一种主观心理状态，具有隐蔽性，这增加了人民法院认定“恶意”的难度，如何认定“恶意”，各地法院认识不一。再次，该条款对“情节严重”的情形未作规定。人民法院对侵权情节达到何种程度才符合“情节严重”很难界定，对何种侵权情节构成了“情节严重”认识模糊。最后，该条款对如何确定商标许可使用费的合理倍数未予规定。人民法院对商标许可使用费的合理倍数的具体范围、哪些因素影响合理倍数的确定等问题存在困惑。

　　2.权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定

　　一般情况下，权利人能够举证证明侵权行为发生的事实和其营业收入状况，但在证明侵权时间、侵权行为与权利人受损之间的因果关系、因侵权行为致使权利人受损的原因力比例等方面存在较大困难。商标侵权行为多为持续行为，权利人发现侵权行为的时间往往晚于侵权行为开始时间，侵权行为何时开始较难证明，侵权期间难以确定。社会生活中，因权利人经营有方、商标知名等原因，权利人被侵权期间的营业收入不降反升的现象时有发生，此种情况下，权利人无法证明侵权行为与权利人受损之间存在因果关系。另外，权利人被侵权期间的营业收入减少的原因通常是多方面的，不仅包括涉案侵权行为，还包括经营不善、市场波动、其他侵权人同时侵权等因素，如何证明因侵权行为致使权利人受损的原因力比例，亦是权利人难以解决的问题。

　　3.侵权人因侵权所获得的利益难以确定

　　通常情况下，与侵权行为相关的合同、财务账簿等证据掌握在侵权人手中，权利人难以举证证明侵权人因侵权所获得的利益。在权利人已经尽力举证而无法证明的情况下，法院可将举证责任分配给侵权人。实践中，绝大部分侵权人因存在逃避侵权责任、担心暴露偷税漏税等心理，不愿向法院提交其侵权期间真实、完整的账务账簿等证据，导致法院无法查清侵权人因侵权所获得的利益。即使少数侵权人提交了账务账簿等证据，因这些证据系侵权人单方制作，在缺乏其他证据佐证的情况下，法院对这些证据的真实性难以采信，这也导致法院难以查清侵权人因侵权所获得的利益。

　　4.商标许可使用费难以确定

　　司法实践中，人民法院在确定商标许可使用费时存在较大困难。主要表现为：有的权利人没有许可过他人使用涉案商标；有的权利人虽许可过他人使用商标，但由于约定的商标许可使用费较低，其不愿向法院提交《商标许可使用合同》作为参照；有的权利人虽提交了《商标许可使用合同》，但未能举证证明该合同的真实性或实际履行情况；还有的权利人提交了《商标许可使用合同》，但该合同中的许可期限、许可地域与涉案侵权行为的侵权期间、侵权地域存在不同；还有的权利人提交了《商标许可使用合同》，但该合同许可的商标不仅包括涉案商标，还包括其他商标，许可的权利不仅包括商标许可使用权，还包括其他相关权利。前三种情况下，人民法院无法确定商标许可使用费；后两种情况下，由于《商标许可使用合同》中的许可时间、许可地域、许可对象、许可权利类型等与涉案侵权行为的侵权期间、侵权地域、侵权对象、侵权类型等不尽相同，权利人与他人约定的商标许可使用费对涉案不具有直接参照性。

　　5.法官适用该条款的主动性难以调动

　　从客观方面来看，法官适用该条款面临着上述诸多困难，需要采取法律解释、调查取证、办理证据保全、适用举证妨碍制度等多种非常规裁判方法加以解决，不仅耗时耗力，而且对法官的能力提出了更高要求。在当前案件数量多、审限要求严、质量要求高、办案压力大的情况下，法官没有足够的时间、精力和相应的能力适用该条款。从主观方面来看，法官适用法定赔偿条款，既能提高办案效率，又能规避法律风险，还能给法官更大的自由裁量权。在法定赔偿条款和惩罚性赔偿条款之间，法官更愿意适用法定赔偿条款。

　　二、解决问题的出路

　　1.制定相关司法解释

　　制定相关司法解释，对该条款的某些内容作出明确具体规定。首先，应明确“恶意”的内涵。“恶意”的过错程度应比“间接故意”更严重，将“恶意”明确为“直接故意”，即侵权人明知侵权并积极追求侵权损害后果的发生，更符合立法原意；其次，对如何认定“恶意”应作出规定。侵权人的主观心理状态一般通过其实施的侵权行为表现出来，故应通过审查侵权行为的具体情节来认定侵权人主观心理状态是否为“恶意”。这些情节应包括：涉案注册商标的知名度大小、侵权人对涉案注册商标是否熟知、侵权人在收到权利人维权警告函后或受到行政处罚后有无继续侵权、侵权人因侵权行为被法院判决承担侵权责任后有无重复侵权等；再次，对“情节严重”的认定应作开放式列举规定，这些情形应包括：侵犯有一定影响的商标或驰名商标的行为、侵犯涉及消费者人身健康、公共利益的商标权行为、侵权时间长达三年以上、侵权行为跨省级行政区域、给权利人带来三万元以上损失等；最后，对如何确定商标许可使用费的合理倍数应予规定。人民法院应将权利人提交的《商标许可使用合同》中所涉的许可区域、许可时间、许可规模等与侵权地域、侵权期间、侵权规模等进行对比，结合两地经济发展状况差别、涉案商标的价值变化等因素，合理确定商标许可使用费的具体倍数。

　　2.鼓励权利人积极举证

　　鼓励权利人主动请求适用惩罚性赔偿条款，积极举证证明其因被侵权所受损失或商标许可使用费合理倍数。权利人因被侵权所受损失包括销售收入减少的损失、价格降低或成本增加所带来的利润损失、市场声誉损失、维权合理开支等。权利人可向法院提交宣传涉案注册商标的广告投放量及支付的广告费、行业平均获利情况、侵权行为发生前其连续几年的营业收入情况、侵权期间其营业收入情况、侵权行为致其受损的原因力比例分析数据、涉案商标市场声誉受损情况、涉案商标许可使用费、商标许可使用地与侵权行为发生地经济发展对比情况调查表、维权合理开支等证据，最大限度地证明其因被侵权所受损失或商标许可使用费合理倍数。

　　3.广泛适用诉前证据保全制度和举证妨碍制度

　　为防止侵权人不愿提交其因侵权所获利益证据的情况，权利人可在起诉前向法院申请对侵权人的财务账本等证据进行保全，人民法院应依法及时作出保全裁定，以查清侵权人因侵权行为真实获利情况。在侵权人不愿提供证明其真实获利证据时，法院可责令其限期提交，如不提交或提交虚假证据，法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。诉讼证据保全制度和适用举证妨碍制度的广泛适用，可有效解决因侵权人不愿举证导致的侵权获利难以查清问题。

　　4.激励法官适用该条款的积极性

　　一方面，加强对法官的教育，要站在知识产权审判护航国家创新驱动发展的战略高度，充分认识到适用该条款的良好社会效用，增强法官适用该条款的社会责任感。同时，加大对法官的培训力度，加强学习和研究，提高法官适用该条款的业务能力。另一方面，要优化法官绩效考核制度，对于因调查取证等原因造成的审限扣除等情况，在考核法官业绩时不予扣分。同时，把适用商标侵权惩罚性赔偿条款的案件作为案情复杂、社会效果好的案件，在考核法官业绩时予以适当加分。通过采取上述措施，解决法官没有时间和精力用、没有能力用、不愿意适用的问题，激发法官适用该条款的积极性。

　　三、应注意的问题

　　1.法院不能主动适用惩罚性赔偿条款

　　权利人在诉请中未要求适用惩罚性赔偿条款的，根据“不告不理”原则，法院不能主动适用惩罚性赔偿条款。在案件审理过程中，法官如发现本案可能符合适用惩罚性赔偿条款条件的，可向权利人释明，由权利人决定是否变更诉讼请求，如需变更诉讼请求，应在一审辩论终结前提出。

　　2.权利人在适用法定赔偿条款和适用惩罚性赔偿条款之间只能选择其一

　　由于适用法定赔偿条款和适用惩罚性赔偿条款的条件不同、证明责任不同、请求赔偿的数额不同，权利人不得既要求适用法定赔偿条款又要求适用惩罚性赔偿条款，只能选择其一。权利人也不得在请求法院适用法定赔偿条款后，另行起诉请求法院适用惩罚性赔偿条款。

　　3.侵权人因同一侵权行为受到行政处罚或承担刑事罚金责任后，权利人仍可以要求适用惩罚性赔偿条款

　　商标侵权惩罚性赔偿条款的功能侧重于保障权利人的损失得到充分赔偿，行政机关对侵权人处罚或人民法院判处侵权人刑事罚金的功能侧重于维护社会主义市场经济秩序。由于两者实现功能的侧重点不同、侵权人承担责任的方向不同，故侵权人因同一侵权行为受到行政处罚或承担刑事罚金后，权利人仍可要求适用惩罚性赔偿条款。

　　（作者单位：陕西省高级人民法院）