【案情回放】

　　2013年7月24日，原告汉美驰公司向国家知识产权局申请了名称为“三明治机”的外观设计专利（简称涉案专利），于2014年1月22日获得授权公告。记载的优先权对应的美国专利申请日为2013年1月24日。被告晟嵘公司和钱龙公司系关联公司，未经许可，以生产经营为目的，擅自制造、许诺销售、销售侵害涉案专利的产品。原告委托公证机构保全相关证据后，诉至法院，请求判令两被告：立即停止侵权；销毁库存的全部侵权产品及侵权模具和设备；赔偿原告损失100万元（含合理费用）。

　　被告晟嵘公司、钱龙公司辩称：涉案专利系在中国申请的外观设计专利，与其主张优先权基础的美国在先申请专利的设计要素有增减和改变，不应享有优先权，其申请日应当从2013年7月24日起进行计算。由于原告在此之前已经公开展销了相同或近似的产品，故被诉侵权产品采用的系现有设计。

　　法院经审理认为，涉案专利与美国在先申请公开了相同的产品，且其要求保护的外观设计已经清楚地表示在美国在先申请中，即使保护范围不同，可以认定两者是相同主题，涉案专利应当享有在先申请的优先权。被告的现有技术抗辩不能成立。遂判决两被告停止侵权，销毁模具，赔偿损失60万元。

　　【不同观点】

　　本案争议焦点是涉案外观设计专利与在先申请的美国专利是否构成相同主题，即涉案外观设计专利依据在先申请的专利能否享有优先权，原告在美国专利申请后涉案专利申请前展销的专利产品能否构成现有设计。

　　第一种观点认为，美国专利的三明治机锅体部分为实线，锅耳、把手、仪表座、铰接部位、电缆线、底座底面布局造型等为虚线，并注明在图中的虚线仅仅是为了展示目的，不构成要求的外观设计部分，即美国专利只保护锅体，而涉案专利将美国专利中的虚线大部分修改为实线，并删去部分虚线，保护了整个三明治机的外观设计，两者属于局部和整体的关系，不属于相同产品。由于专利法规定相同主题的外观设计应属于相同产品，故两者的主题并不相同。

　　第二种观点认为，美国专利与涉案专利属于相同产品，但专利法不仅规定相同主题的外观设计应属于相同产品的外观设计，且规定中国在后申请要求保护的外观设计应清楚地表示在其外国首次申请中。由于涉案专利与美国专利存在诸多不同之处，两者的保护范围不同，故不属于相同主题，涉案专利不享有优先权，被诉侵权设计实施的是现有设计。

　　第三种观点认为，涉案专利与美国在先申请专利的名称均为“三明治机”，是相同产品，两者保护范围不同，是由于不同国家之间专利申请要求不同和保护制度不同造成的，且产品视图的虚线与实线共同传递了设计的信息，无论是实线部分还是虚线部分都是其在申请日前完成的设计内容，涉案专利的外观设计已经清楚地表示在美国在先申请专利中，二者的细微差异，也仅是在绘图过程中为了使轮廓表示得更清楚而进行的修改，故涉案专利与美国在先申请专利属于相同主题，应当享有在先申请的优先权。

　　【法官回应】

　　外观设计专利外国优先权的成立关键在于相同主题的判定

　　我国专利法规定，申请人自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。而关于外观设计相同主题的判定，《专利审查指南》规定了须满足以下两个条件：属于相同产品的外观设计，以及中国在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其外国首次申请中。本案的典型性在于，中美两国对于外观设计专利的保护存在制度性差异，由此引发了美国申请与涉案专利申请主题是否相同的争议，进而影响到原告是否享有优先权以及被告的现有设计抗辩能否成立。

　　1．“相同主题”不等于相同的保护范围

　　首先，从《巴黎公约》的相关规定来看，该公约第4条第C节第（4）款仅规定了在先申请与在后申请须具有相同主题，并未规定二者必须具有相同的保护范围；且依据该公约第4条第E节第（1）款规定，一项在先的实用新型专利申请可以作为一项在后外观设计申请的优先权基础，鉴于实用新型和外观设计专利的保护内容存在明显差异，二者的保护范围必然不同。因此，《巴黎公约》对外观设计优先权中“相同主题”的要求并不意味着在先申请与在后申请须具有相同的保护范围。其次，我国现行专利法也仅规定了在先外国申请应与在后申请具备相同的主题，而非相同的保护范围。再次，参照《专利审查指南》对于发明和实用新型专利相同主题的规定，专利法第二十九条所述相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。这里所谓的相同，并不意味着在文字记载或者叙述方式上完全一致，对于中国在后申请权利要求中限定的技术方案，只要已记载在外国首次申请中就可享有该首次申请的优先权，而不必要求其包含在该首次申请的权利要求书中。也即，《专利审查指南》并未要求中国在后申请与外国在先申请的权利要求保护范围完全一致，而仅要求中国在后申请权利要求中的技术方案在权利要求书和说明书中体现即可。

　　2．“相同主题”不意味着相同的表现方式

　　美国专利法第171条规定：任何人创作具新颖、原创及装饰性之产品外观设计，得依本法之规定及要件取得专利。该条仅规定外观设计须依附于“产品”上，但未对产品是整体还是局部加以限定。根据“法无禁止即自由”原则并结合相应判例，美国专利法对部分外观设计提供保护。实践中，对于未要求保护的部分，往往用虚线表示。我国专利法第2条第3款规定了外观设计的含义，但未对产品是否须完整加以规定。但《专利审查指南》在第一部分第三章第7.4节“不授予外观设计专利权的情形”中明确：产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计，例如袜跟、帽檐、杯把等属于不授予外观设计专利权的情形。由此可见，我国专利法并不承认部分外观设计的保护，实践中，国家知识产权局往往要求申请人删除虚线，或将虚线部分改为实线，即将原来的虚线部分和实线部分相结合，使其作为一个产品的整体外观设计获得保护，由此产生了在先申请与在后申请表现方式的差异。

　　然而，外观设计用实线还是虚线表示，仅是对其表现方式的变通，而表现方式本身不能作为判断相同主题的对象。事实上，问题的关键在于，虚线和实线的差异，是否导致美国在先申请和中国在后申请内容的实质差异。如果表现方式的不同导致了在后申请超出原申请的范围，则两者不属于相同的主题。但若修改仅是为了适应不同国家的专利制度，且修改并未增加或者减少设计要素从而超出在先申请所披露的设计范围，则不得依据单独一项设计要素在细节方面的细微变化，判定两者主题不同。

　　综观我国的专利审查实践，以及专利复审委在涉及外国优先权的外观设计专利无效案中所作认定，可将虚线的修改条件归纳为以下两点：一是修改后仍为完整产品，而非产品的局部；第二，修改后能清楚地表示要求保护的外观设计范围，且修改后要求保护的外观设计应被在先申请清楚完整地披露。与美国申请相比，涉案专利对虚线予以修改后要求保护的产品仍为完整的产品；修改后的视图清楚地展示了要求保护的外观设计，且未超出美国在先申请所披露的设计。因此，涉案专利对虚线的修改符合我国专利法的规定。

　　3.涉案专利与美国在先申请具有相同主题

　　相同主题的意义在于，在后申请的内容和首次申请为相同产品，且外国首次申请的文件完整地披露了在后申请的外观设计。否则，将导致专利权保护边界的模糊，也会损害其他申请人以及社会公众的合法权益。故而，外观设计专利申请的主题是否相同由申请的实质内容决定。

　　本案中，产品视图的虚线与实线共同传递了设计的信息，无论是实线部分还是虚线部分都是其在申请日前完成的设计内容，且在先美国申请与在后中国申请均为绘制视图，结合各视图综合情况来看，两被告提出除虚线、实线以外的其他不同之处，至多也是视图绘制上存在的瑕疵，并无实质性差异，二者的细微差异也仅是在绘图过程中为了使轮廓表示得更清楚而进行的修改，涉案专利要求保护的外观设计已经清楚地表示在所述美国在先申请中，故可认定涉案专利与美国在先申请专利属于相同主题。此外，涉案专利保护范围与美国在先申请专利保护范围的不同，是由于中美两国专利保护制度的差异所造成的，美国专利法允许对部分外观设计提供保护，但就本案而言，只要二者能认定为相同主题，不影响涉案专利优先权的成立，因此，涉案专利的优先权基础合法有效。在此基础上，两被告提出的现有技术抗辩理由不能成立。

　　（作者单位：浙江省宁波市中级人民法院）