【案情回放】

　　2011年1月，休闲国联公司授权被告上海盖亚餐饮管理有限公司10年内在上海、浙江使用其Meet Fresh（鲜芋仙）商标等经营10家以内店铺，并约定了商标标识、原物料等的采购渠道。同年12月，原告富世餐饮管理（上海）有限公司获得该商标在中国大陆的独占使用权。2013年1月，原告在被告店铺公证购买爆米花，桶身上有鲜芋仙图文标识，并显示由上海日冠食品有限公司生产。艺禾贸易（上海）有限公司（该公司与原告、休闲国联公司的法定代表人相同）曾向被告销售爆米花贴纸、爆米花盒、爆米花塑料桶等，原告称系经其指定。

　　原告以被告鲜芋仙门店销售的爆米花应由休闲国联公司或原告直接提供为由，认为被告自行生产或自他人处购买侵犯了其商标权，起诉要求被告停止侵权、赔偿损失10万元。

　　上海市浦东新区人民法院经审理认为，被告根据合同约定有权生产涉案注册商标的爆米花；原告曾指定关联公司向被告销售过爆米花贴纸、塑料桶等，可见并非如原告所称应由其提供成品爆米花。即便被告违反关于商标使用方式及进货渠道的约定，也并不因此构成商标侵权，故判决驳回原告的诉讼请求。原告不服上诉，上海市第一中级人民法院于2014年9月16日判决驳回上诉，维持原判。

　　【不同观点】

　　原告认为，被告虽与商标注册人之间存在特许经营合同关系，但其被授权使用涉案商标自行生产的商品是指芋圆、豆花等，而爆米花则一向由商标注册人或其指定厂商直接提供。在特许经营合同履行过程中，商标注册人或原告从未确认过被告可以自行生产或委托他人生产爆米花。现被告销售的爆米花由未经许可的案外人生产，其商标使用行为容易导致消费者对商品来源产生混淆，误认为该爆米花由商标注册人或原告生产，因此侵犯了原告对该商标享有的独占许可使用权。

　　被告认为，本案纠纷的产生原因是商标注册人将同一商标先后许可给不同主体。被告先于原告获得商标注册人的授权，原告在明知的情况下仍与商标注册人签订独占许可合同，可见其默认了被告获得的商标使用许可。若原告认为被告无权使用该商标，应向商标注册人主张相应权利。

　　某学者认为，被许可人使用注册商标不当时，有可能违反特许经营合同约定而承担违约责任，主要看其是否违反了特许经营合同的约定；也有可能构成未经许可使用他人注册商标而应承担侵权责任，主要应看该行为是否会造成商品来源的混淆；还有可能构成两种责任的竞合。若根据特许经营合同中关于商标许可使用的具体约定，被特许人仅有权销售使用特许商标的商品，而无权自行生产，则其自行生产或委托他人生产的行为构成未经许可使用他人注册商标，易造成消费者对商品来源的混淆，构成商标侵权。但若被特许人的权限包括生产使用该注册商标的商品，则被特许人的行为属于经商标注册人许可的使用，不符合商标侵权行为的构成要件。即便违反了关于进货渠道的约定，也系违反了与特许人之间的合同约定，并不因此构成商标侵权。

　　【法官回应】

　　被特许人违反商标使用约定不一定构成商标侵权

　　1.被特许人违约责任与商标侵权责任的区分

　　特许经营合同中，商标许可使用条款一般包括许可使用的期间、地域范围、商标的使用方式等。被特许人应在特许经营合同约定范围内，规范使用被许可使用的注册商标。但实践中，被特许人往往出于自身利益的需要超越合同许可范围，其情形主要包括：（1）超越授权的商品范围或地域范围使用特许人的注册商标；（2）未经许可自行生产或自第三方处购买商品后附着特许人的注册商标对外销售；（3）特许经营合同终止后继续使用特许人的注册商标。

　　被特许人实施的上述行为中，第一种行为违反了特许经营合同关于商标使用的商品范围或地域范围的约定，因此构成违约。至于该行为是否构成商标侵权，目前尚存在争议。一种观点认为，被特许人在约定的商品范围或许可地域外使用特许商标时，属于未经许可的使用，构成商标侵权。如1986年美国纽约南部地区法院审理的创新阿巴拉契艺术品公司诉拉纳达电子公司案以及1993年佛罗里达州南部地区法院审理的巴比特电子公司诉戴斯坎公司案中，法院认为，商标许可权是指商标权人（特许人）允许被特许人在约定的期限、范围内按一定条件使用其商标，如果被特许人未能依照特许合同的约定，在合同约定的地域或商品之外使用特许商标，则特许人不仅有权向法院提起商标侵权诉讼，还可依据特许合同追究被特许人的违约责任 。另一种观点则认为，注册商标被核准使用的地域范围为全国范围，我国商标法并未规定商标权可以由注册人自己控制或限定在某个区域内有效。因此，当被特许人超出合同约定的地域范围使用特许商标时，违反的是合同约定，并不构成商标侵权。笔者认为，限定商标使用区域属于特许经营性质的约定，当被特许人有权使用特许商标而仅仅超出地域范围时，其提供的商品并不会产生来源混淆问题，只是流通渠道违反了合同约定，侵害的客体是合同权而非商标权，被特许人应承担违约责任。当被特许人超出许可使用的商品范围时，属于未经许可的使用，构成商标侵权。

　　被特许人的第二种行为违反了特许经营合同关于进货渠道的约定，故构成违约，是否构成商标侵权则需据合同约定不同而定。根据商标使用方式的不同，特许经营可分为两种类型：一种是销售型的特许经营，即被特许人仅有权销售特许人提供的商品而无权自行生产，双方关于商标使用约定的重要内容是使用有注册商标商品的进货渠道、销售范围等。此时，就商品上的商标而言，被特许人并未进行商标法意义上的使用，当然，被特许人根据合同的约定一般有权使用特许人的服务商标。另一种是生产并销售型的特许经营，即被特许人使用特许人的注册商标生产商品后对外销售，双方关于商标使用约定的重要内容是商标标识、原材料等的进货渠道等。若系销售型特许经营，由于被特许人无权使用特许商标生产商品，故其自行生产或自第三人处购买的商品与特许人并无关联，其行为易导致消费者误认为该商品与特许人有关，符合商标侵权的构成要件。此时被特许人应承担的责任属于侵权责任与违约责任的竞合，特许人有权选择要求被特许人承担违约责任还是侵权责任。若系生产并销售型特许经营，鉴于被特许人使用注册商标对商品来源进行指示有合法依据，而合同关于商标标识及原材料的约定更多是出于品质保证的目的，故即便原材料或商标标识的进货渠道违反了合同约定，也仅构成违约，并不因此构成商标侵权。

　　第三种行为违反了特许经营合同关于商标使用期间的约定，构成违约。同时鉴于特许经营合同已经终止，则被特许人使用许可人的注册商标已无合法依据，属于未经许可的使用，故同时也构成商标侵权。

　　2.本案被告行为不构成商标侵权

　　违约责任基于合同产生，行为人要承担的是违反合同的约定义务而产生的责任，而侵权责任是基于行为人违反其法定义务而产生的责任。二者虽可能构成竞合，但鉴于法律关系特征不同，当被特许人违反合同关于商标使用的约定时，并非一概构成商标侵权，而应根据商标侵权特征对被特许人的具体使用行为进行分析认定。本案中，被告以其系根据特许经营合同使用被控侵权商标为由进行抗辩，原告则认为被告仅有权销售商标权人提供的鲜芋仙爆米花，故涉案特许经营的类型成为最大的争议焦点。

　　根据商标注册人与被告签订的特许经营合同，开篇即约定被告有权“使用”涉案鲜芋仙商标。从字面意义上看，就鲜芋仙爆米花而言，该“使用”应然包括生产并销售，故原告认为仅指销售并无依据。根据合同关于特许商标使用方式的具体约定，对被告购买印有商标的容器等物（即注册商标标识）、机器设备、原物料的渠道进行了规定，据此可以认定被告有权利用这些机器设备、原物料及注册商标标识生产特许商品，而非仅仅有权销售。此外，根据查明的事实，被告曾向商标权人的关联企业购买爆米花贴纸及塑料桶，而原告也称被告的该行为系经其指定，可见合同的实际履行情况也与约定一致，并非如原告所称商标权人只提供成品的爆米花由被告销售。因此，本案特许经营属于生产并销售型而非单纯销售型，在合同约定的期限内，被告有权在其门店内生产鲜芋仙爆米花并对外销售，其行为不构成商标侵权。

　　当然，被告自认其销售的爆米花由案外人生产，而特许经营合同则约定，无论是商品还是注册商标标识、机器设备、原物料等，除非经特许人同意或指定，被特许人必须自特许人处或特许人指定厂商处购买。可见，被告的行为可能违反了合同约定，特许人有权起诉追究被告的违约责任。然而，正如前所述，特许人对商标标识、原物料、机器设备等物品进货渠道及相关条件的限定，属于对被告履行合同义务具体方式的约定。被告是否违反前述合同约定，属于其与特许人之间因合同关系产生的争议，并不因此而构成商标侵权。

　　（作者单位：上海市浦东新区人民法院）